Antes de la promulgación de la Ley 1455 de 2011, en Colombia el registro de marca internacional se regía por el Convenio de París de 1883, tratado que era administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este sistema básicamente exigía que el empresario que quisiera proteger su marca en otro país, debía ir de país en país haciendo el registro; lo anterior implicaba proceder con trámites jurídicos diferentes, el manejo de varios idiomas y monedas, entre otros asuntos, lo cual generaba un incremento en los costos. El escenario anterior cambió con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas administrado por la OMPI, el cual se aprobó mediante la Ley 1455 de 2011 y entró en vigencia el 29 de agosto de 2012.
A partir del año 2012, en Colombia se puede hacer el uso del sistema de Madrid para registrar la marca en los territorios que han ratificado el tratado previamente mencionado. De acuerdo con la información de la página oficial de la OMPI, actualmente la Unión de Madrid cuenta con 106 miembros y abarca 122 países. Entre los miembros se encuentran Los Estados Unidos y La Unión Europea.
¿Quiénes pueden presentar una solicitud de registro de marca internacional en Colombia?
El artículo 2° del Protocolo señala expresamente dos requisitos básicos para solicitar un registro internacional: el primero es que el solicitante debe tener previamente una solicitud o registro de marca en Colombia (solicitud base o registro base respectivamente); el segundo es que el solicitante debe tener: nacionalidad colombiana, domicilio en Colombia o tener un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano.
¿Ante quién se presenta la solicitud?
Los artículos 2° y 3° del Protocolo prescriben que el solicitante debe presentar una solicitud de registro internacional de marca directamente en la oficina de marcas nacional o de origen, en el caso colombiano sería ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La SIC se encarga de “recibir, certificar y enviar las solicitudes a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”[Circular única de la SIC título X capítulo 6° artículo 6.1.1.]
¿En qué idioma se presenta la solicitud?
Los documentos de la solicitud que se presentan ante la SIC deben ser presentados en idioma español salvo las declaraciones de intención de utilizar la marca que exigen algunas partes contratantes designadas en la solicitud internacional, en ese caso, se presentará en el idioma que exija dicha parte contratante; por ejemplo, Estados Unidos exige dicha declaración y debe ser presentada en inglés. Otras partes contratantes designadas que exigen este documento son: Brunei Darussalam, India, Irlanda, Lesotho, Malasia, Malawi, Mozambique, Nueva Zelandia, Reino Unido y Singapur.
¿Cómo se presenta la solicitud? ¿Cuánto cuesta el registro internacional?
La solicitud de marca internacional debe realizarse directamente en la oficina de la SIC “en papel, a máquina utilizando el formulario oficial MM2 dispuesto por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI en su sitio Web. Asimismo, el listado de requisitos para la presentación de la solicitud se encuentra establecido en el artículo 3° del Protocolo y la Regla 9° del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 3° del protocolo, el solicitante debe pagar una tasa de transmisión a la SIC establecida en la resolución N° 47754 de 2012 (el monto está establecido en pesos colombianos). Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° del protocolo respecto de la tasa internacional que el solicitante debe pagar directamente ante la ONPI en francos Suizos. Además, esta norma le da la facultad a toda parte contratante de declarar que, respecto de cada registro internacional y renovación, desea recibir, en lugar de un porcentaje de una tasa suplementaria y de los complementos de tasas, una tasa denominada individual que será determinada en francos suizos.
De acuerdo con la página oficial de la OMPI, algunos de los miembros que en su declaración optaron por recibir una tasa individual son: Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Reino Unido, Suecia, Suiza, entre otros. Adicionalmente, la OMPI ofrece un servicio en línea donde el solicitante puede hacer el cálculo de las tasas exigidas en francos suizos de acuerdo con la información que él mismo ingrese.
¿El trámite requiere hacerse a través de un abogado?
De acuerdo con el artículo 2° y 3° del protocolo y la Circular única de la SIC, el registro internacional de marcas no requiere hacerse a través de abogado, no obstante, la regla 3.1 del Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de Marcas, indica que el solicitante o el titular puede tener un solo mandatario ante la Oficina Internacional; su nombramiento se puede efectuar en la solicitud internacional de registro o en una petición posterior. Cabe mencionar que una oficina de abogados se considera como un solo mandatario.
¿Cuánto dura el trámite del registro?
Si la solicitud de registro cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.4 del capítulo sexto del título X de la Circular única, la SIC firmará, certificará y enviará la solicitud a la OMPI. En caso de presentarse alguna disconformidad o faltar documentación, la SIC requerirá al solicitante para que complete la información en el menor tiempo posible. Lo anterior se debe a que, de acuerdo con el artículo 3.4 del Protocolo, “si esta no es recibida por la OMPI dentro del plazo de (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional” Consulte aquí.
En caso de que el solicitante no corrija o complemente la solicitud en el plazo establecido en el artículo 17 del Código de procedimiento Administrativo, la SIC considerará desistida la solicitud de registro internacional de marca, lo anterior sin perjuicio de que se pueda presentar en un futuro una nueva solicitud.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 3° del Protocolo, si la oficina internacional estudia la solicitud de marca y considera que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos, esta registrará la marca y la publicará en la Gaceta Oficial de Marcas Internacionales de la OMPI, asimismo, enviará un certificado al solicitante de la marca quien se denominará como “titular del registro de marca internacional”. Adicionalmente, notificará a las oficinas de las partes contratantes que el solicitante designó en la solicitud internacional para que estas estudien la concesión o denegación de la protección marcaria en su territorio.
Es importante aclarar que “la solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca”. Consultar. Lo anterior quiere decir que, aunque la OMPI efectúe el registro internacional, los países que el solicitante designó, podrían negarse a conceder la protección de la marca en virtud del artículo 5° del Protocolo. Pese a lo anterior, el mismo artículo 5 numeral 6° establece el derecho de defensa del titular del registro internacional respecto de la comunicación de denegación de protección de la marca.
De conformidad con lo anterior, el Protocolo señala en su artículo 5.2 el plazo que tiene la parte contratante designada, para conceder o rechazar la protección de la marca. Por regla general, la norma señala un término de un año a partir de la fecha en la que la OMPI notificó a dicha oficina de la solicitud de protección marcaria. No obstante, la norma prevé que toda parte contratante podrá declarar que el plazo de un año será reemplazado por 18 meses. Algunos de los países que se acogieron al plazo de 18 meses son: Australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos de América, India, Israel, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tailandia, Unión Europea, entre otros. Finalmente, el Protocolo también admite para casos excepcionales y con el lleno de unos requisitos establecidos en el mismo artículo 5°, que las partes contratantes notifiquen la denegación de la protección marcaria, después de los 18 meses.
¿Cuál es el término de vigencia del registro?
El artículo 6° del Protocolo establece que el registro de una marca en la oficina internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación en las condiciones que establece el artículo 7°.
¿Si la solicitud o registro base de la marca nacional es cancelada, abandonada o vence como tal su protección, el registro de marca internacional es cancelado?
El artículo 6° del Protocolo establece que, durante los primeros cinco años, el registro de la marca internacional es dependiente de la solicitud o registro base de la marca nacional. “Esto significa que, si durante los primeros cinco (5) años de vida del registro internacional, la solicitud o registro base es negada, renunciada, cancelada o limitada en todo o en parte, la Oficina Internacional cancelará el registro internacional”. Después de los 5 años, el registro internacional adquiere independencia del registro de marca en Colombia.
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