Imposibilidad para registrar una marca por ser confundida con otra.

El registro de marca consiste en un trámite mediante el cual se le otorga a un empresario el derecho de exclusividad sobre un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado.

Es decir, brinda al empresario de una protección exclusiva para su marca, ostentando así una protección especial ante terceros que usen una variante similar o idéntica de los mismos productos y servicios, así como ante aquellos actos que lleven a confusión del consumidor o usuario en el mercado.

Este proceso trae numerosos beneficios, tal y como señala la superintendencia de industria y comercio en su página web#|1:

Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.
Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto, construye confianza.
Puede ser objeto de licencias y, en consecuencia, fuente generadora de ingresos.
Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

Uno de los factores de mayor importancia para el registro de marca resulta la distintividad, incluso podríamos afirmar que es el factor más importante, de acuerdo por lo dicho por el tribunal Andino de Justicia en interpretación prejudicial 30-IP-97 s

“Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca”.

La coexistencia de dos marcas confundibles que comprenda los mismos productos o productos relacionados generaría confusión para los consumidores frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecientes a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que además destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.

Pero para analizar la similitud o la igualdad entre productos, la naturaleza o la estructura del producto, su composición y aún incluso su misma presentación, tienen menos influencia que su uso, para el efecto de establecer similitudes o parecidos.

Es decir que uno de los criterios más importantes, con los que es importante observar es que los productos distinguidos con el signo en cuestión no sean del mismo tipo, vinculados o de utilización complementaria.

Es por esto por lo que una causa común de imposibilidad para registrar una marca es que sea fácil de confundir con otra marca debido a que sus signos son idénticos o similares, esta incluso se encuentra tipificada en al artículo 136 de la decisión 486 de la comunidad andina.

Esta confundibilidad con marcas previamente registradas en Colombia debe ser estudiada de oficio por parte de la administración (es decir que no requiere ser alegada) o a partir de oposiciones presentadas por los interesados.

En lo que respecta a marcas registradas en otros países, o notorias, deben ser alegadas directamente por sus titulares, estableciendo los fundamentos de su oposición, la razón que hace necesaria su protección acorde con la ley y demostrando la notoriedad en caso de que esta sea usada como argumento.

Ahora bien, ante la posibilidad de presentarse una solicitud de registro para una marca existente en otro país, pero que no cuenta con la debida protección en Colombia, nace la posibilidad que el titular extranjero se oponga a tal registro, basado en la notoriedad que esta posee en el ámbito internacional, o bien, que sin ser notoria, el registro otorgado en país extranjero sea protegido a partir de alguno de los convenios suscritos por Colombia en los cuales se consagra un trato recíproco entre estos países.

¿Qué aspectos que se tienen en cuenta para definir la confundibilidad?

De acuerdo con la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio):

a) En el evento en que se comparen signos distintivos idénticos o casi idénticos para distinguir los mismos productos o servicios se presume el riesgo de confusión, por lo cual no será necesario el aporte de ningún tipo de prueba.
b) Cuando los signos que se comparan tienen una clara similitud, pero no distinguen los mismos productos o servicios, deberán valorarse las pruebas que pudo haber aportado la persona que se opone al registro de marca para acreditar la conexión existente entre los productos o servicios de que se trate, de ser ello necesario, aunque pueden existir eventos en los que la similitud y la conexión competitiva son ya evidentes
c) Cuando los signos que se comparan no tienen una semejanza clara, pueden aportarse pruebas tendientes a demostrar el riesgo de confusión o la confusión ya existente en el mercado.

Pruebas para determinar la confundibilidad

En este caso la carga de la prueba recae (la tarea de probar) en la persona que se opone al registro de la marca de la cual alega confundibilidad, pero ¿Qué pruebas se pueden brindar para determinar la confundibilidad?

Aquí te explicaremos unas cuantas que la misma SIC señala de gran importancia, pero ten en cuenta que esta no es una lista taxativa, es decir que no son las únicas pruebas válidas, sino que se pueden allegar otro tipo de pruebas que considere pertinentes.

a) Encuestas de opinión: Solo si hay constancia de su autor, haciéndola más confiable si la realiza una firma especializada en hacer encuestas. Debe allegarse la ficha técnica del sondeo indicando la población encuestada, el ámbito geográfico, ámbito temporal en el cual se efectuó la encuesta, el cuestionario planteado y la metodología aplicada en la elaboración de la encuesta. Lo representativo de la muestra dependerá del tipo de producto o servicio respecto del cual se quiera establecer la confundibilidad, así mismo si el sondeo se hace en varias ciudades va a ser más representativo que si se hace en una sola.
b) Fotografías: fotografías de los productos identificados por las marcas, siempre y cuando de las mismas se puedan inferir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron obtenidas. Las fotografías deben permitirle al examinador establecer, por ejemplo, que los productos identificados por una u otra marca están dispuestos al público consumidor a través de canales de comercialización distintos, o bien que los productos se dirigen a un segmento de consumidores sustancialmente diferentes, entre otros.
c) Publicidad: Si el opositor aporta pruebas que demuestran que las marcas en conflicto tienen los mismos medios de publicidad, bien sea revistas especializadas o páginas de internet del mismo sector, la prueba será indicativa de menos posibilidad de confusión que si se trata de medios de comunicación no especializados y de circulación general.

Por todo lo anterior si deseas empezar tu propia marca, recuerda revisar muy bien la originalidad de esta, que se distinga ante los ojos de los consumidores y tener asesoramiento de un abogado con conocimientos en registro de marca, para que al hacer esto poseas el derecho sobre tu marca y podrás asegurarte de que otros no se lucren con esta.